該條款是在1993年商標法修訂時增加的條款，自1993年納入商標法以來便存在諸多爭議：關(guān)于其適用范圍，是“僅由”地名構(gòu)成的商標還是“包含”地名的商標？“不得作為商標”意指“禁注”還是“禁用”？“其他含義”僅指強于地理含義的固有含義，還是包括經(jīng)使用獲得的“第二含義”？本文擬對這些問題進行探討。

 

       一、《商標法》限制地名作為商標主要基于顯著性因素

 

       為厘清上述問題，需考察該條款的立法目的。如前所述，該條款是1993年《商標法》新增加的內(nèi)容，此前在1988年修改的《商標法實施細則》中有所體現(xiàn)。立法部門相關(guān)人員在撰寫商標法釋義時提到：關(guān)于地名能否作為商標使用，不同國家的法律實踐有所不同，有的國家禁止使用地名作為商標，認為地名是公知公用的名稱，用地名作商標缺乏顯著性，易造成消費者對商品和服務(wù)來源的誤認，也使同一地區(qū)的其他經(jīng)營者喪失與商標使用人公平競爭的地位。多數(shù)國家主張可以有限制地使用地名作商標，一方面可以維護公平競爭，另一方面也有利于促進經(jīng)濟發(fā)展。我國則是從我國實際出發(fā)，作了如述規(guī)定。[1]

 

       最高人民法院在“哈爾濱小麥王”再審案中進一步指出：“作為商標授權(quán)確權(quán)審查中的絕對理由條款，商標法禁止將一定范圍內(nèi)的地名作為商標注冊與使用的主要理由在于，一是防止商標權(quán)人不正當?shù)貕艛喙操Y源。地名作為指代特定地理區(qū)域的一種符號表達形式，如若為個人所獨占，勢必影響社會公眾使用地名的表達自由。二是防止商標權(quán)人通過占用地名誤導(dǎo)公眾。地名還可能直接指代出產(chǎn)特定品質(zhì)商品的產(chǎn)區(qū)，如商標權(quán)人提供的產(chǎn)品并非來源于該特定產(chǎn)區(qū)，社會公眾將可能基于對商品品質(zhì)、商品來源的錯誤認識，而產(chǎn)生誤認誤購的結(jié)果。三是維護商標的顯著特征。地名對地理區(qū)域具有指代作用，如果商標標志從整體上即可無歧義地指向地名，顯然不能發(fā)揮識別商品和服務(wù)來源的作用，除非符合法律另有規(guī)定的情形，否則不應(yīng)作為商標核準注冊”。[2]

 

       可見，商標法限制地名作為商標，主要考慮了商標顯著性因素、同一地區(qū)其他經(jīng)營者合理使用地名的權(quán)利以及避免地名商標的欺詐性。其中，商標顯著性問題為根源性因素。

 

       二、“僅由”還是“包含”？

 

       國家知識產(chǎn)權(quán)局商標局和商標評審部門聯(lián)合制定的《商標審查及審理標準》規(guī)定，對《商標法》第十條第二款的理解不僅包括僅由地名組成的商標，還應(yīng)包括含有地名的商標，因此，商標局、商標評審部門對于第十條第二款適用含有地名的商標不存異議。但是在商標行政訴訟中，一審法院與二審法院對此問題存在過爭議。在G980887號“ZURICHHELPPOINT”商標駁回復(fù)審案中，一審法院認為《商標法》第十條第二款應(yīng)適用于“僅”由地名構(gòu)成的商標，但二審法院對此予以了糾正。[3]

 

       當前的主流觀點認為：根據(jù)對《商標法》第十條第二款的文義解釋，該款并未使用“僅”“僅由”之類的語言，不能得出該款僅適用“僅由”地名構(gòu)成的商標。如前所述，該款的立法目的主要是為了解決基于顯著性的可注冊問題，僅由地名組成的商標要審查判斷是否具有“其他含義”，對含有地名的商標，也要從整體上審查判斷其有無“其他含義”。故兩種情形均應(yīng)適用商標法第十條第二款。[4]

 

       三、“禁注”還是“禁用”？

 

       由于《商標法》第十條第二款的表述是“不得作為商標”，故關(guān)于“地名條款”到底是禁用條款還是禁注條款，實踐中存在不同認識。一種觀點認為：《商標法》第十條第二款屬于禁注條件，禁止地名注冊在于地名作為商標缺乏顯著性，容易造成產(chǎn)地誤認。[5]另一種觀點認為：從第十條的內(nèi)在結(jié)構(gòu)和表述來看，應(yīng)作為禁用條件，不管是否經(jīng)過使用獲得顯著性、是否會造成產(chǎn)地誤認，均應(yīng)禁止。[6]

 

       從立法沿革及立法目的分析，該條款主要是為了解決地名商標基于顯著性的可注冊問題。同時，從但書部分的例外規(guī)定來看，該條款并不絕對禁止地名作為商標，滿足一定條件的地名或含有地名的標志仍然可以獲得注冊。最高人民法院《關(guān)于審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》第六條規(guī)定，商標標志由縣級以上行政區(qū)劃的地名或者公眾知曉的外國地名和其他要素組成，如果整體上具有區(qū)別于地名的含義，人民法院應(yīng)當認定其不屬于商標法第十條第二款所指情形。該條對地名可作為商標一部分進行注冊的情形予以了明確。可見，不宜將《商標法》第十條第二款認定為“禁用”條款。

 

       四、對地名“其他含義”的理解

 

       地名商標標志是否具有“其他含義”最基本的判斷依據(jù)應(yīng)當是，公眾對商標所標示的商品或服務(wù)來源的認知是否基于地名的地理含義。那么，地名具有“其他含義”至少應(yīng)包括如下幾種情形：

 

       (1)地名文字本身具有其他為相關(guān)公眾普遍知悉的固有含義，且該含義強于“縣級以上行政區(qū)劃的地名或者公眾知曉的外國地名”的地理含義。

 

       國家知識產(chǎn)權(quán)局2021年制定的《商標審查審理指南》規(guī)定，“地名具有其他含義”，是指地名作為詞匯具有確定含義且該含義強于作為地名的含義，不會誤導(dǎo)公眾的。在“紅河”案中，北京市高級人民法院二審指出：地名具有“其他含義”，應(yīng)理解為該標志具有明顯有別于地名的、明確的、易于為公眾所接受的含義。[7]

 

       （2）地名文字部分與其他文字、圖形等構(gòu)成要素組合使用，商標整體上具有顯著性且形成區(qū)別于地名的“其他含義”。

 

        在“上海故事”商標駁回復(fù)審案中，最高人民法院2018年作出的再審判決書認定,申請商標由中文文字“上海故事”構(gòu)成，雖然包含有直轄市“上海”的名稱，但商標整體并不屬于地名，且“上海故事”整體上具有區(qū)別于“上海”地名的含義[8]。

 

        北京芭黎貝甜企業(yè)管理有限公司訴國家知識產(chǎn)權(quán)局、株式會社巴黎克魯瓦桑商標權(quán)無效宣告請求行政糾紛案（下稱“PARIS BAGUETTE及圖”案）亦屬于此種情形，二審法院認為，訴爭商標是由英文“PARIS”“BAGUETTE”及圖形構(gòu)成的圖文組合商標，“BAGUETTE”對中國公眾而言，不易識別和認讀，另有圖形要素加入，商標整體上具有區(qū)別于地名的含義[9]。近日最高人民法院做出行政裁定書，裁定駁回北京芭黎貝甜企業(yè)管理有限公司的再審申請，二審判決結(jié)果再次得到確認[10]。

 

       （3）地名文字商標或者含有地名文字的商標經(jīng)過使用獲得了“第二含義”。

 

       有觀點認為，“其他含義”應(yīng)當是固有的，而且商標法第十條第二款屬于禁用禁注條款，不適用通過使用獲得“第二含義”的規(guī)則，當然不能將通過使用獲得的“第二含義”認定為“其他含義”。[11]在上述“上海故事”商標駁回復(fù)審案中，北京市高級人民法院2014年作出的二審判決認為，申請商標由中文“上海故事”構(gòu)成，雖然在作為縣級以上行政區(qū)劃的地名“上海”之外，申請商標還包含有“故事”二字，但申請商標作為整體所強調(diào)和突出的仍然是“上海”的地理屬性，地名要素仍是申請商標的主要含義。在此基礎(chǔ)上，申請商標是否實際投入使用，對其是否應(yīng)予核準注冊并無影響。[12]從該判決可見，彼時北京市高級人民法院即持此種觀點，從而對商標申請人提交的商標使用證據(jù)未加考慮。后最高人民法院在2018年再審判決書中雖未對商標使用情況、是否經(jīng)使用獲得“第二含義”進行論述，但卻對北京高院的結(jié)論予以了糾正，認為“上海故事”整體上具有區(qū)別于“上海”地名的含義。

 

       自此，北京市高級人民法院對地名商標是否可經(jīng)使用獲得“第二含義”的審查實踐發(fā)生了變化。2019年發(fā)布的《北京市高級人民法院商標授權(quán)確權(quán)行政案件審理指南》指出，訴爭商標標志或者其構(gòu)成要素含有縣級以上行政區(qū)劃的地名或者公眾知曉的外國地名，但是整體上具有其他含義的，可以認定其不屬于商標法第十條第二款所規(guī)定的情形。具有下列情形之一的，可以認定訴爭商標整體上具有其他含義：（1）訴爭商標僅由地名構(gòu)成，該地名具有其他含義的；（2）訴爭商標包含地名，但訴爭商標整體上可以與該地名相區(qū)分的；（3）訴爭商標包含地名，整體上雖不能與該地名相區(qū)分，但經(jīng)過使用足以使公眾將其與之區(qū)分的。該審理指南將商標經(jīng)使用獲得“第二含義”的情形納入了地名商標具有“其他含義”的范疇。

 

       從近年來的司法實踐來看，將商標經(jīng)使用獲得“第二含義”的情形納入地名商標具有“其他含義”的考量已成為主流觀點。如果標志本身具有地理含義以外的其他固有含義，只是排除了其屬于“不得作為商標”的情形，但還需進一步考察其是否具有顯著性，方知能否注冊；但如果含有地名的標志經(jīng)過使用獲得了“第二含義”，則具備了商標的標識功能，可以直接確認其可注冊性。對于這種情形的認定，需結(jié)合在案使用證據(jù)予以綜合判斷。

 

       “PARIS BAGUETTE及圖”案中，二審判決雖未直接確認訴爭商標經(jīng)使用獲得了“第二含義”，但北京市高級人民法院認為，根據(jù)株式會社巴黎克魯瓦桑提交的關(guān)于訴爭商標宣傳報道、年度審計報告、銷售經(jīng)營狀況、市場調(diào)查報告等證據(jù)足以證明，訴爭商標整體上區(qū)別于地名的含義得到了進一步強化，可見在確認訴爭商標整體具有“其他含義”的基礎(chǔ)上，亦考慮了訴爭商標的使用情況。

 

       此外，北京市高級人民法院2021年4月2日作出的關(guān)于“南粵”商標無效宣告案二審判決認定，雖然訴爭商標中的“粵”字與我國省級行政區(qū)劃廣東省的簡稱相同，但是訴爭商標由“南”和“粵”二字共同組成，故可以使訴爭商標在整體上具備區(qū)別于地名的其他含義。同時，結(jié)合南粵銀行公司提交的在案證據(jù)，可以證明訴爭商標經(jīng)過南粵銀行公司的長期大量使用、宣傳，在保險、金融等領(lǐng)域上已具有一定的知名度。[13]該案與“PARIS BAGUETTE及圖”案頗為類似，均是在確認商標整體具有地名以外的其他含義基礎(chǔ)上，考慮了商標使用情況與知名度。

 

       五、地名商標是否具有顯著性應(yīng)以相關(guān)公眾的通常認識為標準，結(jié)合指定商品或服務(wù)進行判斷

 

      《最高人民法院關(guān)于審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》第七條規(guī)定，人民法院審查訴爭商標是否具有顯著特征，應(yīng)當根據(jù)商標所指定使用商品的相關(guān)公眾的通常認識，判斷該商標整體上是否具有顯著特征。該規(guī)定是對商標顯著性判斷規(guī)則的高度提煉，在判斷地名商標是否具有顯著性時，同樣適用。對于地名商標具有“其他含義”的，需要以相關(guān)公眾的通常認識為標準，結(jié)合指定商品或服務(wù)，判斷其有無顯著性。“PARIS BAGUETTE及圖”案中，二審法院認為，公眾基于對訴爭商標核定使用商品“蛋糕、面包”的口感、風味、保質(zhì)期短等特點判斷，亦不會將訴爭商標中的“PARIS”與核定使用商品的產(chǎn)地建立關(guān)聯(lián)。

 

       不可否認，含有地名商標地理描述性的強弱通常與其指定使用的商品密切相關(guān)。例如，“柏林”是德國首都的名稱，亦可理解為“柏樹林”之意。含有“柏林”的標志用于啤酒還是紹興黃酒上，將可能影響關(guān)于其可注冊性的判定。這是因為，德國的啤酒有較高聲譽和知名度，相關(guān)公眾在啤酒上看到“柏林”字樣后很容易認為其描述了產(chǎn)品的地理來源。相反，使用在紹興黃酒上則較難產(chǎn)生此類聯(lián)想。

 

       六、《商標法》第十條第二款與《商標法》第十條第一款第（七）項、第十一條、第十條第一款第（八）項的適用關(guān)系

 

      《商標法》第十條第一款第（七）項規(guī)定，帶有欺騙性，容易使公眾對商品的質(zhì)量等特點或者產(chǎn)地產(chǎn)生誤認的標志不得作為商標使用。“PARIS BAGUETTE及圖”案中，二審判決在認定訴爭商標整體上具有區(qū)別于地名的含義的基礎(chǔ)上，認定根據(jù)株式會社克魯瓦桑提交的證據(jù)，訴爭商標及其權(quán)利人與法國具有深厚淵源，核定使用商品的制作工藝、產(chǎn)品特點、風味也與法國具有密切關(guān)聯(lián)，故訴爭商標中的“PARIS”傳遞給公眾更多的是商品品質(zhì)和風味的信息，而這一信息并未夸大商品的質(zhì)量等特點，沒有導(dǎo)致公眾產(chǎn)生誤認。因此，訴爭商標的注冊未違反商標法第十條第一款第（七）項的規(guī)定。

 

       國家知識產(chǎn)權(quán)局2021年制定的《商標審查審理指南》規(guī)定，“標志由我國縣級以上行政區(qū)劃的地名之外的其他地名構(gòu)成或者含有此類地名，使用在其指定的商品上，容易使公眾發(fā)生商品產(chǎn)地誤認的”，適用商標法第十條第一款（七）項規(guī)定予以駁回。例如，指定商品為“貝殼類動物（活的）”的“酷艾陽澄湖”標志，指定商品為“新鮮水果、新鮮蒜”的“西街口”標志（“西街口”是云南省昆明市石林彝族自治縣下轄一鎮(zhèn)名，該鎮(zhèn)出產(chǎn)的西街口人參果、西街口大蒜等農(nóng)副產(chǎn)品具有較高知名度）。

 

      《商標審查審理指南》又規(guī)定，“商標由兩個或者兩個以上行政區(qū)劃的地名的簡稱組成，且不會使公眾發(fā)生產(chǎn)地等特點誤認的，不適用商標法第十條第二款。但容易使消費者對其指定商品的產(chǎn)地或者服務(wù)內(nèi)容等特點發(fā)生誤認的，適用商標法第十條第一款第（七）項規(guī)定予以駁回”。例如，指定使用在“觀光旅游、旅游安排”服務(wù)上的“青藏”、“川藏”商標。

 

       就服務(wù)而言，服務(wù)沒有產(chǎn)地只有提供地，服務(wù)地名商標的“產(chǎn)地”欺騙與商品商標的產(chǎn)地欺騙并不完全一樣。除去以現(xiàn)代信息科技為依托的異地服務(wù)，很多服務(wù)都有時效性和本地性要求，難以使消費者誤認為有其他提供地。例如，上海的粵菜館在商標中使用“廣東”字樣時，相關(guān)公眾不太可能會根據(jù)該商標誤以為菜品都是在廣東制作，一般只會認為該商標說明了餐飲服務(wù)的特點。因此，服務(wù)商標因地名具有的欺騙性，在很多情況下是因地名導(dǎo)致的服務(wù)  內(nèi)容和品質(zhì)欺騙。

 

       由于地名天然具有地理描述性，《商標法》第十條第二款地名條款與商標法第十條第一款第（七）項欺騙性條款、第十一條顯著性條款、第十條第一款第（八）項不良影響條款在適用要件及判定標準上存在交叉和重疊的部分。在現(xiàn)行《商標法》框架下，對于所涉地名為縣級以上行政區(qū)劃的地名或者公眾知曉的外國地名的，鑒于地名條款相對于欺騙性條款、顯著性條款等屬于特別條款，故根據(jù)特別條款優(yōu)先適用于一般條款的原則，應(yīng)優(yōu)先適用《商標法》第十條第二款進行判定；如果商標中地名具有“其他含義”，則足以排除欺騙性條款關(guān)于產(chǎn)地誤認的適用；商標中地名不具有“其他含義”，同時易使公眾對商品的產(chǎn)地產(chǎn)生誤認的，則需同時適用欺騙性條款；如果均在前述情形之外，還需通過顯著性條款、不良影響條款等進一步對其可注冊性予以考量。